By Iris den Bieman

Het merkenrecht is onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. In het merkenrecht zijn regels neergelegd over de bescherming van tekens die als merk kunnen worden gekwalificeerd. Denk bijvoorbeeld aan de vorm van het Coca-Cola flesje, de strepen van Adidas, de naam Heineken, maar ook aan de kenmerkende geur van net gemaaid gras bij nieuwe tennisballen. Door de vele jurisprudentie en de verschillende internationale benaderingen van het merkenrecht, is het merkenrecht aardig complex. De Europese Commissie heeft daarom een wijziging in de merkenregelgeving voorgesteld: de Trademark Reform Package. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel. Een nieuwe merkenrichtlijn en een gewijzigde merkenverordening moeten het merkenrecht in Europa goedkoper, sneller, effectiever en minder complex maken.

De merkenrichtlijn[1] is op 13 januari 2015 in werking getreden, maar zal door de nationale wetgevers de komende jaren (tot 2019) nog omgezet worden in nationaal recht. Het in Nederland geldende Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom zal bijvoorbeeld moeten worden aangepast.

De merkenverordening[2] is vorige week op 23 maart 2016 in werking getreden en heeft directe gevolgen voor het merkenrecht in EU lidstaten. Kort weergegeven zijn de veranderingen als volgt.

Allereerst veranderen er een aantal begrippen. Gemeenschapsmerk verandert in merk van de Europese Unie / Uniemerk / EU-merk. Het Bureau voor Harmonisatie in de Europese Unie (BHIM) verandert in het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie; in het Engels het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

• Grafische voorspelbaarheid

De meest belangrijke inhoudelijke wijziging is het vervallen van het criterium grafische voorspelbaarheid. Voor merkenrechtelijke bescherming was vereist dat het teken zowel onderscheidend vermogen als grafische voorspelbaarheid genoot. Vanaf 23 maart 2016 is grafische voorspelbaarheid van het teken geen vereiste meer. Een teken hoeft niet meer visueel waarneembaar te zijn. Klanken, geuren en smaken zullen daarom eerder als merk kunnen worden aangemerkt.

• Klasse-omschrijving

Voortaan is het noodzakelijk om bij de merkaanvraag een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten op te geven. Dit wordt ook wel het ‘’it-means-what-it-says principe’’ genoemd. Dit vereiste was eigenlijk al bepaald in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2012 in de zaak IP-translator.[3] Hierdoor kan een merk in een of meerdere categorieën worden ingedeeld. Huidige merkhouders met een algemene klasse-omschrijving moeten binnen 6 maanden na 23 maart 2016 door middel van een verklaring hun klasse-omschrijving duidelijk en nauwkeurig maken. Het gevolg van niet duidelijk en nauwkeurige klasse-omschrijving is dat de beschermingsomvang van het Uniemerk niet tot desbetreffende klasse strekt: het beschermingsrecht vervalt. De oorspronkelijke houder van het merk kan dan geen maatregelen treffen tegen een derde die onrechtmatig gebruik maakt van zijn merk.

• Nieuwe tarifering.

Een merk wordt alleen door het merkenrecht beschermd als het is ingeschreven in het daarvoor ingestelde register. Voorheen moest voor 1 merkinschrijving voor 3 categorieën worden betaald. Het merk werd dus in alle gevallen in 3 klassen ingeschreven. Door de gewijzigde verordening kan er nu bij inschrijving van een Uniemerk per categorie worden betaald. Beoogd gevolg is dat het merkenregister hierdoor minder snel onnodig volloopt.

Over (de doelstellingen van) de Trademark Reform Package is al veel kritiek geuit. Kijk bijvoorbeeld eens naar de artikelen op de website IE-forum.nl[4] of naar de nieuwsbrieven op websites van (IE) advocatenkantoren.

[1] Richtlijn 2015/2436/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEU 2015, L 336/1).

[2] Verordening 2015/2424/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PbEU 2015, L 341/21).

[3] HvJ EU 19 juni 2012, C-307/10, r.o. 54-56, 61.

[4] Zoek bijvoorbeeld op merkenrichtlijn.